ZAPATA & RÍOS
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Introducción:
En el ámbito de la propiedad intelectual, la protección del software ha sido un tema de gran relevancia y evolución, actualmente es una preocupación fundamental para empresas y desarrolladores. En Colombia, el derecho de autor ha sido la principal herramienta para garantizar la protección del software. No obstante, en los últimos años, la propiedad industrial, a través del derecho de patentes, ha otorgado una protección mediante lo que se denomina invenciones implementadas por computador.
Para esta edición de EN EL RADAR, hemos decidido explorar la protección al software y sus diferentes enfoques. Desde los primeros pasos hasta las disposiciones actuales, analizaremos cómo ha evolucionado el proceso de protección del software en Colombia y las diferencias entre los dos caminos disponibles (el derecho de autor y el derecho de patentes). Esto con el ánimo de ofrecer a los desarrolladores de software un panorama útil para decidir cuál es la mejor manera de proteger sus softwares según sus necesidades y características.
La protección del Software a través del
derecho de autor
El ámbito de protección del derecho de autor se ha caracterizado por su amplitud y flexibilidad, reflejado en la cláusula abierta de protección del artículo 4 de la Decisión 351 de la Comunidad Andina 1, que enlista las obras objeto de protección de manera enunciativa más no taxativa. Esta disposición permite que el objeto de protección se expanda conforme lo haga la creatividad y originalidad humana en el futuro.
El debate sobre si el software cabe dentro del ámbito de protección del derecho de autor fue objeto de discusión entre juristas de distintas naciones. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha sido un escenario crucial para estos debates, iniciando en 1976 con las "Disposiciones Tipo de la OMPI" y continuando en 1978 con el "Modelo de Provisión sobre la Protección del Software de Computadora"2 , que enfatizaba la necesidad de proteger integralmente el software (Sarmiento, 2016).
En 1985, la OMPI y la UNESCO3 ratificaron que los programas o soportes lógicos son obras sujetas a los derechos de autor, reconociendo que su materialización en diversos formatos los convierte en obras literarias. Esta decisión estableció que los símbolos utilizados para expresar el software forman parte de un lenguaje creado artificialmente por el hombre para una comunicación especializada, integrándolos así en el ámbito de las obras literarias (Sarmiento, 2016).
En los años noventa, la regulación del software se precisó con el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) de 19964 y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)5, que establecieron la aplicación de la protección por Derecho de Autor a los programas de computador, sin importar su modo o forma de expresión.
A nivel nacional, el Decreto 1360 de 19896 determinó que, conforme a lo dispuesto en la Ley 23 de 19827, el soporte lógico (software) es reconocido como una creación perteneciente al ámbito literario y, por ende, se ampara bajo el derecho de autor. Además, especificó que el soporte lógico abarca uno o varios de los siguientes elementos: el programa de computadora, la descripción del programa y el material auxiliar.
Finalmente, La Decisión 351 de 1993, que establece el régimen común sobre Derecho de Autor y Derechos conexos en los países firmantes del Acuerdo de Cartagena, define los programas de ordenador 8 como la representación de un conjunto de instrucciones expresadas en palabras, códigos, planes o cualquier otra forma, que al ser introducidas en un dispositivo de lectura automatizada, pueden hacer que un ordenador, o un dispositivo electrónico similar capaz de procesar información, realice una tarea específica o produzca un resultado determinado. En su capítulo VIII, esta normativa regula ciertos aspectos del software, indicando que su protección se otorga en los mismos términos que las obras literarias.
La protección de las invenciones implementadas por computador (IIC) por la propiedad industrial
La Decisión 486 del 2000, en su artículo 15, [e]9, excluye del concepto de invención a “los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales” lo que refleja la exclusión expresa de proteger el software bajo el régimen de Propiedad Industrial debido a la discusión sobre su patentabilidad (Sarmiento, 2016). De suerte que el derecho de autor es la rama jurídica llamada a proteger el software, tal como lo estableció el acuerdo de los ADPIC, en su artículo 1010 , al asimilarlo a una obra literaria (Sarmiento, 2016).
Sin embargo, algunos críticos argumentan que la protección del software como obra literaria es insuficiente, ya que el software se puede categorizar de diversas maneras según su complejidad y aplicabilidad, y su lenguaje es muy diferente al literario. Para ellos, el software no es una forma estándar de comunicación, sino un conjunto de códigos diseñados para lograr un resultado específico (Gómez, 2017). Además, se argumenta que la protección del software como obra literaria solo abarca los símbolos utilizados en su creación, lo que resulta insuficiente para protegerlo en casos de infracciones y abusos en las relaciones contractuales para plagiar aspectos funcionales en las interfaces del software (Sarmiento, 2016).
Esto implicó un largo camino, en diferentes lugares del mundo, y que en Colombia ha dado como resultado considerar que el software “como tal”11 no es sujeto de protección por el derecho de patentes, pero sí las “invenciones implementadas por computador”.
En efecto, la legislación europea, al igual que la andina, excluye de patentabilidad al software en sí mismo considerado. Esta restricción se encuentra en el artículo 52, numeral 2, literal c) del Convenio de Munich 12 sobre concesión de patentes europeas, el cual establece que los programas de ordenador no se consideran invenciones patentables (Gómez, 2017).
Sin embargo, a finales de los años 90 la Oficina de Patentes Europea a través de la Board of Appeals (BOA) . flexibilizó su posición, al afirmar que el software podría ser patentable siempre y cuando formara parte integral de un mecanismo más complejo de hardware y estuviera conectado con una solución técnica innovadora a un problema técnico. Así las cosas, los programas de ordenador per se que no estén directamente relacionados con aspectos técnicos no podrán ser patentados y su aplicación será rechazada (Gómez, 2017).
En los Estados Unidos, a diferencia de la Unión Europea, la legislación y el tratamiento de la protección del software son diferentes, ya que no existe una prohibición explícita que impida la patentabilidad de los programas de ordenador. En cambio, la elegibilidad para patentar un software se evalúa caso por caso, apoyándose en la amplia jurisprudencia desarrollada por los tribunales a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el análisis de la patentabilidad en EE. UU. se basa en los requisitos establecidos para las patentes, lo que ha resultado en un aumento significativo en las solicitudes y otorgamientos de patentes de software (Gómez, 2017).
Inicialmente, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) rechazó la patentabilidad del software, argumentando que era incompatible con los principios de la libre competencia. Sin embargo, a lo largo del tiempo, comenzó a aceptar gradualmente estas solicitudes, como se evidencia en casos como Diamond v. Diehr 13, Amazon 14 y State Street Bank & Trust Company v. Signature Financial Group, Inc 15 (Sarmiento, 2016, Gómez, 2017).
En el contexto colombiano, influenciado por la legislación andina y la visión europea, está vigente la exclusión del software del concepto de invención del artículo 14 de la Decisión Andina 486. Sin embargo, a partir de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) implementó una serie de directrices para determinar la elegibilidad del patentamiento de algunas solicitudes relacionadas con software; considerando la función del software como parte de algo tangible y patentable (Rincón, 2016).
Así las cosas, en Colombia si bien no se patenta el software como tal, si se han concedido patentes a invenciones implementadas por computador (IIC); las cuales se definen por la SIC de la siguiente manera:
“Las Invenciones Implementadas por Computador (en adelante IIC) son aquellas invenciones que para su puesta en práctica requieren la utilización de un ordenador, red informática u otro dispositivo programable electrónicamente; en los que la ejecución de al menos un programa informático en dicho dispositivo produce un efecto técnico que forma parte de la solución al problema técnico planteado.
En consecuencia, una IIC puede incluir la ejecución de uno o más programas de ordenador que permiten solucionar un problema técnico en cualquier industria existente. Dentro de este contexto, es importante tener en cuenta que la industria de la informática también hace parte del conjunto de industrias actualmente reconocidas. Adicionalmente, si no se aporta una solución a un problema técnico existente en alguna industria, entonces no es posible considerar esta creación como una IIC”. (SIC, 2021)
En otras palabras, un software o programa de computador por sí mismo no es objeto de patentamiento, pero si el software forma parte de una invención implementada por computador (IIC), esa IIC si puede ser patentada.
En resumen, los programas de computador por sí mismos no son susceptibles de ser patentados. Sin embargo, si ese programa es parte de una invención más amplia (una ICC), que permita darle solución a un problema técnico y sea ejecutado por algún dispositivo físico o de hardware, dicha invención puede ser sujeto de patentabilidad como un todo.
La SIC en la Guía INVENCIONES IMPLEMENTADAS POR COMPUTADOR IIC de 2021, nos muestra algunos ejemplos:
“Ejemplos para reconocer que existe una IIC
1. Una invención que por medio del celular captura una serie de fotos a través de la cámara y detecta si una planta de café tiene una enfermedad.
Problema que resuelve: Detección de enfermedades en plantas de café.
Industria: Caficultora o agrícola.
2. Un dispositivo que posee paneles solares y sigue al sol automáticamente para recibir la mayor cantidad de luz.
Problema que resuelve: Recepción de una mayor cantidad de luz para una mayor eficiencia energética.
Industria: Energética, energías limpias.
3. El sistema de drones en red que realiza y transmite la telemetría agrícola de un terreno con un área muy grande.
Problema que resuelve: Medición de variables en terrenos de gran tamaño.
Industria: De medición, agrícola, ganadera”. (SIC, 2021)
Estas patentes IIC deben cumplir con ciertos requisitos, incluyendo estar dirigidas a un producto o procedimiento y no ser completamente una excepción a la patentabilidad según el artículo 15 de la Decisión 486 (es decir, no ser soporte lógico por sí mismas). Además, se debe evaluar si la materia reclamada puede considerarse una aplicación práctica, lo que implica su aplicabilidad a un proceso real o producto, y su capacidad para afectar concretamente la realización de una función (SIC, 2012).
Puntos a tener en cuenta a la hora de proteger un software o una ICC
Para proteger un software (por el derecho de autor) o una invención implementada por computador -IIC- por el derecho de patentes, es fundamental comprender los requisitos, procedimientos y diferencias de cada una de estas dos áreas del derecho.
Derecho de Autor: Se requiere que el software sea original. No es necesario un registro formal ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, pero es recomendable para facilitar la defensa de los derechos como medio probatorio. Los requisitos de originalidad se refieren a que el software debe ser una creación intelectual propia del autor y poseer un nivel mínimo de creatividad.
Patente de Invención: En el caso específico de una patente de invención implementada por computador IIC, se establecen los siguientes criterios concretos:
Categorización como Producto o Procedimiento: La invención debe clasificarse bien sea como un producto o como un procedimiento, según lo establecido en la legislación.
Exclusión de Excepciones a la Patentabilidad: La invención no debe caer completamente en ninguna de las excepciones a la patentabilidad establecidas en el artículo 15 de la Decisión 486 del 2000, como descubrimientos, teorías científicas, métodos matemáticos, seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, y sobre todo, ser programas de ordenadores o el soporte lógico por sí solas.
Aplicación Práctica: Se debe demostrar cómo puede aplicarse en un producto o un proceso real, no siendo abstracta ni puramente mental, y no cubriendo todas las posibles formas de una ley o un fenómeno naturales.
Derecho de Autor: Protege la expresión del software, es decir, el código fuente. No protege las ideas o funciones subyacentes del software, sino la forma en que están expresadas.
Patente de Invención: Protege la invención técnica que incorpora el software. Es decir, se protegen los tres elementos que la componen como un todo:
El componente físico o tangible de la invención: aquel que ejecuta el programa de ordenador, para llevar a cabo la solución al problema técnico.
El componente metodológico: la serie de pasos que inventó una persona, para que un dispositivo programable ejecute y solucione un problema existente
El programa de computador que se implementa en la invención.
Derechos conferidos
Derecho de Autor: Concede al titular los derechos morales (como el derecho a ser reconocido como autor) y los derechos patrimoniales (como el derecho a reproducir, distribuir, comunicar públicamente y modificar el software).
Patente de Invención: Concede al titular el derecho explotar de forma exclusiva su invención, así como el derecho de prohibir que terceros exploten dicha invención. Dicha facultad puede resumirse en lo siguiente 16 :
1. Para patentes de productos: a) El derecho de fabricar el producto. b) El derecho de ofrecer en venta, vender o usar el producto. c) El derecho de importar el producto con cualquiera de los fines anteriores.
2. Para patentes de procedimientos: a) El derecho de emplear el procedimiento. b) El derecho de ejecutar cualquiera de los actos mencionados en el punto 1 (fabricar, ofrecer en venta, vender, usar o importar) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento patentado.
Término de protección
Derecho de Autor: El plazo de protección del software mediante derecho de autor es más largo, extendiéndose por toda la vida del autor más 80 años después de su muerte, o 70 años desde su publicación si el titular de los derechos es una persona jurídica.
Patente de Invención: El término de protección de una patente de software es limitado a 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente.
Derecho de Autor: La protección otorgada por el derecho de autor al software no requiere formalidades, es decir, dicha protección nace desde el momento mismo de la creación de la obra. Ahora bien, siempre es recomendable realizar el registro del software ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, cuyo trámite es gratuito y se puede realizar en línea.
Patente de Invención: Si considera que su invención puede ser sujeto de patentabilidad, debe redactar una solicitud de patente. El documento de patente debe contener la siguiente información al momento de su presentación.
Descripción: Es una explicación clara y completa de la invención de tal modo que un experto en la materia pueda ejecutarla.
Reivindicaciones: Las reivindicaciones son las características técnicas novedosas de la invención, para las cuales se reclama la protección legal mediante la Patente.
Dibujos: (en caso de ser necesarios) Tienen como finalidad contribuir a una mejor compresión y divulgación de la invención.
Resumen: Información breve sobre la invención permitiendo una fácil comprensión del problema técnico planteado, la solución aportada de la invención.
Esta solicitud puede presentarse de manera electrónica a través del portal SIPI de la Superintendencia de Industria y Comercio, o en físico en los Puntos de Atención de la SIC.
Los anteriores puntos se resumen en la siguiente tabla comparativa:
4 https://www.wipo.int/treaties/es/ip/wct/index.html#:~:text=El%20Tratado%20de%20la%20OMPI, se%20conceden%20determinados%20derechos%20econ%C3%B3micos.
8 Artículo 3: Programa de ordenador (Software): Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso.
9 Artículo 15.- No se considerarán invenciones: e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,
10 Artículo 10. Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971).
11 Pues la legislación andina considera (explícitamente) el soporte lógico como algo que no cabe dentro del concepto de invención.
12 “European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.
2. The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1: (a) Discoveries, scientific theories and mathematical methods. (b) Aesthetic creations. (c) Schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers. (d) Presentations of information.
3. Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such”
16 Artículo 52 de la Decisión 486 de 2000
BIBLIOGRAFÍA
Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. GUÍA DE EXAMINACIÓN DE INVENCIONES IMPLEMENTADAS POR COMPUTADOR (IIC). 2021. Disponible en: https://issuu.com/quioscosic/docs/guia_invenciones_compu_oct_11_2021
Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. GUIA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCIÓN Y MODELO DE UTILIDAD. 2012. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1_vubqGlzV2qyAkSuaCnm1BLIz2TlyI09/view?usp=sharing
Gómez Chaves, J. D. (2017). Las patentes de software: un análisis de su estructura y su aplicación. Disponible en: https://repositorio.uniandes.edu.co/items/1c52b2e3-da1f-40f4-99c6-752617d10be4
Rincón, A. Colombia, líder en patentes de ‘software’. Portafolio. Disponible en:
https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/colombia-lider-en-patentes-de-software-501816
Sarmiento, C. (2016). La protección del software desde la Propiedad Intelectual en Colombia: Conveniencia de la creación de una normativa especial que garantice los derechos de los desarrolladores. Boletín Virtual Universidad Externado de Colombia. Disponible en: https://propintel.uexternado.edu.co/la-proteccion-del-software-desde-la-propiedad-intelectual-en-colombia-conveniencia-de-la-creacion-de-una-normativa-especial-que-garantice-los-derechos-de-los-desarrolladores/
9na sesión de CONVERSATION ON INTELLECTUAL PROPERTY (IP) AND FRONTIER TECHNOLOGIES
El pasado jueves 14 de marzo, en el marco de la 9na sesión de CONVERSATION ON INTELLECTUAL PROPERTY (IP) AND FRONTIER TECHNOLOGIES, organizada por la WIPO (World Intellectual Property Organization), el socio fundador de Zapata & Ríos, Yecid Ríos, tuvo el honor de moderar el panel "Can regulation keep up? Navigating the evolving regulatory landscape".
En este panel, se abordaron los marcos legales emergentes y el enfoque que están adoptando respecto a los datos de entrenamiento y y el enfoque que están adoptando respecto a los datos de entrenamiento para la inteligencia artificial y los derechos de autor. Se discutió que la Ley de Inteligencia Artificial de la UE probablemente se convertirá en la primera regulación de este tipo, mientras que otros países también están explorando opciones legislativas similares. La conversación también planteó la pregunta de si los marcos regulatorios pueden ser moldeados para mantenerse al día con la constante evolución de la inteligencia artificial y los datos de entrenamiento.
El panel fue una oportunidad para intercambiar ideas y reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que surgen en el campo de la propiedad intelectual y las tecnologías de vanguardia, destacando la importancia de una regulación ágil y adaptable en un mundo en constante transformación.
El pasado 14 de marzo de 2023, nuestro socio fundador, Fernando Zapata, tuvo el honor de asistir al lanzamiento del libro "Propiedad Intelectual: Aspectos Contractuales de los Derechos Patrimoniales de Autor", escrito por el Doctor Cristian Sarmiento. Destacamos con orgullo que el Doctor Zapata contribuyó al libro como prologuista, brindando su experticia y experiencia en el campo del derecho de autor.
Stefanía Landaeta:
Nueva socia en Zapata & Ríos
A partir de marzo de 2024, la abogada Stefanía Landaeta Chinchilla fue promovida como nueva socia de Zapata & Ríos, Abogados Asociados.
Stefanía ha estado vinculada a nuestra firma desde el 2017 donde ha destacado por su profesionalismo y valor humano destacado no solamente por sus colegas, sino por varios de nuestros clientes.
En esta sección, nuestro objetivo es brindar explicaciones claras y concisas de los conceptos clave que rodean la propiedad intelectual, por lo que creamos un recurso de confianza para comprender las definiciones fundamentales en el campo de la P.I.
